Come registrare un marchio — una questione fondamentale per le imprese, che garantisce la protezione del brand e vantaggi rispetto alla concorrenza. Nel presente contributo illustreremo nel dettaglio come registrare un marchio online o di persona e forniremo indicazioni su come affrontare l’intero iter in modo corretto ed efficace.
Cos’è un marchio?
Quando si crea un brand o si lancia un nuovo prodotto occorre registrare un marchio che lo identifichi, lo distingua dalla concorrenza e ne garantisca la tutela legale in caso di utilizzi non autorizzati.
Il marchio è, nello specifico, un segno distintivo che identifica e contraddistingue un prodotto di un’azienda, differenziandolo dai concorrenti.
La disciplina dei marchi d’impresa è compiutamente regolamentata da:
- Codice di Proprietà Industriale (CPI), introdotto con il decreto legislativo numero 30 del 10 febbraio 2005 e modificato dal Governo Meloni con la legge numero 102 del 24 luglio 2023;
- Regolamento di Attuazione, introdotto con il decreto legislativo numero 33 del 13 gennaio 2010;
- articoli 2569-2574 del codice civile.
La legge consente a chiunque, anche di minore età, di depositare un marchio.
Quali tipologie di marchio esistono?
Ci sono diversi tipi di marchi, quali:
- marchi denominativi, composti da sostantivi, cifre numeriche o nomi di persona, come per esempio, “Patrizia Pepe”. Per trovare un nome unico e originale per il marchio può essere utile servirsi di un apposito generatore di nomi per brand;
- marchi figurativi, composti da immagini, disegni o elementi visivi specifici, come la mela di Apple;
- marchi misti, che coniugano elementi figurativi e verbali, come per esempio nome azienda + logo;
- marchi di forma, con forme, tonalità, posizioni o packaging particolari.
Merita una menzione anche il marchio collettivo, disciplinato dall’articolo 11 del Codice di Proprietà Industriale (CPI), che contrassegna prodotti o servizi di una pluralità di imprese, associazioni o consorzi per la loro natura, qualità od origine geografica. Si pensi, per esempio, al marchio “Pura lana vergine”.
Che differenza c’è tra marchio e brevetto?
Benché disciplinati entrambi dal Codice di Proprietà Industriale (CPI), il deposito di un brevetto e la registrazione di un marchio sono strumenti distinti, pensati per tutelare differenti aspetti dell'attività imprenditoriale.
Il marchio identifica, contraddistingue e differenzia un prodotto di un’azienda sul mercato. D’altro canto, il brevetto, disciplinato dall’articolo 45 del CPI, tutela un'invenzione tecnica, che può consistere in un nuovo prodotto, processo, procedura o metodo tecnologico.
Perché è necessaria la registrazione del marchio?
Registrare un marchio d’impresa attribuisce al titolare il diritto esclusivo d’utilizzo, consentendogli di mantenere il possesso del dominio e tutelarsi da imitazioni, contraffazioni, copie illecite e utilizzi non autorizzati. Con la regolare registrazione del marchio si ottiene la piena tutela legale qualora soggetti terzi utilizzassero lo stesso simbolo per altre finalità.
La registrazione del marchio non è, quindi, una pura formalità ma rappresenta un passo fondamentale per la tutela legale delle proprie creazioni. Chiunque voglia capire come creare un brand di successo, avviare un business o lanciare un nuovo prodotto sul mercato deve considerare il marchio come un asset strategico, in grado di rappresentare il valore economico e l’identità del brand e distinguere i propri prodotti dalla concorrenza.
Essere titolari di un marchio registrato rafforza la brand identity e aumenta il valore commerciale dei prodotti. Si tratta di un aspetto di grande rilevanza anche e soprattutto in un’ottica di digital branding, oggi imprescindibile per consolidare la presenza online di qualsiasi brand.
In Italia, come vedremo nel prossimo paragrafo, è conferita una qualche forma di riconoscimento e tutela legale anche ai marchi non registrati che siano coperti da diritto d'autore, ma si tratta di una protezione del branding ben più difficoltosa da far valere in sede legale.
È obbligatorio registrare un marchio?
La registrazione di un marchio non è di per sé obbligatoria ai sensi di legge nel nostro Paese, ma fortemente raccomandata proprio perché garantisce tutela legale e diritti esclusivi di commercializzazione e pubblicizzazione di prodotti con quel marchio sul territorio nazionale.
L’utilizzo prolungato di un marchio non registrato ma coperto da diritto d'autore consente, come accennato, di ottenere una qualche forma di riconoscimento e una limitata tutela legale. Con la registrazione del marchio si evita di esporsi ai rischi connessi alla limitata tutela del marchio di fatto derivante, appunto, dalla mancanza di formalizzazione.
In caso di contraffazione di un marchio de facto, ossia non registrato, in sede legale è molto più difficile far valere la protezione del proprio brand e richiedere la cessazione della condotta di contraffazione. Bisogna dimostrare di aver cominciato a utilizzare quel marchio prima di chi lo abbia copiato e che l’uso non autorizzato rientri nei comportamenti indicati dalla legge come atti di concorrenza sleale. Un marchio de facto rimane circoscritto a un riconoscimento, appunto, di fatto, non di diritto.
Per ottenere la cessazione dell’utilizzo illegittimo di un marchio registrato, invece, basta esibire il certificato dell’ufficio presso cui lo si è registrato.
Controllo di registrazione del marchio
Prima di intraprendere l’iter di registrazione è doveroso assicurarsi che il marchio in questione sia registrabile. Ci sono specifici requisiti che un marchio deve rispettare per poter essere registrato, quali:
- Novità: il marchio deve essere nuovo rispetto a quelli già registrati per prodotti analoghi.
- Capacità distintiva: è necessario che il marchio sia in grado di distinguere chiaramente i prodotti a cui si riferisce da quelli già presenti sul mercato. Un marchio non deve avere una denominazione generica o meramente descrittiva del prodotto a cui si riferisce.
- Liceità: il contenuto del marchio non deve in alcun modo violare la normativa vigente, l’ordine pubblico o il buon costume.
- Principio di veridicità: Il marchio non deve essere ingannevole, mendace o fare leva sull’equivoco. È richiesta la massima trasparenza su aspetti come la natura, la qualità e l'origine geografica dei prodotti.
La non conformità anche a uno solo dei succitati requisiti nega di fatto la possibilità di registrare il marchio.
Cosa non si può registrare come marchio?
Il suddetto Codice di Proprietà Industriale (CPI) impedisce di registrare come marchi:
- ritratti di persone (articolo 8 del CPI);
- nominativi diversi da quelli del richiedente (articolo 8 del CPI);
- segni notori senza autorizzazione (articolo 8 del CPI);
- segni costituiti unicamente dalla forma o altra caratteristica imposta dalla natura del prodotto, oppure dalla forma o caratteristica necessaria per ottenere un risultato tecnico, oppure da forma o caratteristica che dia valore sostanziale al prodotto (articolo 9 del CPI);
- stemmi e altri simboli di interesse pubblico (articolo 10 del CPI);
- indicazioni geografiche (articoli 29 e 30 del CPI).
L’ articolo 10 del Codice di Proprietà Industriale impedisce altresì di registrare come marchi simboli che possono risultare oltraggiosi o lesivi per la Repubblica Italiana.
Ricerca di anteriorità
Prima di registrare un marchio occorre eseguire un’approfondita ricerca di anteriorità al fine di accertarsi che non ci siano in circolazione marchi simili o identici già registrati. Questo passaggio, benché non obbligatorio ai sensi di legge, aiuta a scongiurare o perlomeno ridurre il rischio di opposizioni o contestazioni successive da parte di soggetti terzi.
È opportuno effettuare una verifica preventiva di eventuali marchi simili o identici già registrati poiché, qualora il marchio che si vuole registrare fosse identico o molto simile a uno già esistente, la domanda di registrazione verrebbe respinta e si rischierebbe altresì di subire azioni legali da chi possiede già i diritti.
Per eseguire correttamente il controllo si raccomanda di consultare le banche dati ufficiali, come il portale dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), dell’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e del World Intellectual Property Organization (WIPO) per i marchi internazionali.
Qualora dalla ricerca emergessero marchi preesistenti simili, si consiglia di apportare modifiche al marchio d’impresa al fine di renderlo più distintivo prima di procedere.
Scelta delle classi merceologiche per la registrazione del marchio
Quando si registra un marchio, occorre indicare per quali prodotti o servizi lo si voglia realizzare. A tal fine, si usa la Classificazione di Nizza (NCL), un sistema internazionale introdotto nel 1957 dal World Intellectual Property Organization (WIPO), che suddivide prodotti e servizi in 45 classi specifiche. Il marchio che si vuole registrare deve essere associato a una o più di queste classi.
Si raccomanda di consultare la Classificazione internazionale dei prodotti e servizi redatta dalla Direzione Generale per la Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), l'ente che si occupa della tutela e gestione della proprietà industriale in Italia. In tale documento è riportato l’elenco completo delle 45 classi, di cui 34 per i prodotti e 11 per i servizi. Si consiglia di leggerlo attentamente e di scegliere le classi più adatte.
Modificare le classi in un secondo momento è consentito, ma è doveroso segnalare che può rivelarsi estremamente laborioso. Quindi si consiglia di scegliere le classi merceologiche con grande attenzione.
Forniamo una serie di esempi nella seguente tabella.
Idea di business | Classe di Nizza | Descrizione |
Aprire un negozio abbigliamento | Classe 25 | Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria |
Aprire un negozio scarpe | Classe 25 | Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria |
Aprire un negozio di alimentari | Classi 29, 30 e 31 | Alimenti e prodotti dell'agricoltura e dell'acquacoltura |
Aprire un negozio di animali | Classi 31, 28, 5, 21 | Animali vivi, accessori, alimenti per animali |
Aprire una tabaccheria | Classe 34 | Articoli per fumatori, tabacco e succedanei del tabacco |
Aprire una farmacia | Classe 5 | Prodotti farmaceutici, preparati medici e veterinari |
Aprire una libreria | Classe 16 | Stampati, materiale per l'istruzione o l'insegnamento, articoli di cartoleria |
Aprire un B&B | Classe 43 | Alloggi temporanei |
Aprire una casa vacanze | Classe 43 | Alloggi temporanei |
Aprire un asilo nido | Classe 41 | Educazione e formazione |
Aprire una ludoteca | Classe 41 | Divertimento, attività sportive e culturali |
Aprire un bar | Classe 43 | Servizi di ristorazione (alimentazione) |
Aprire un ristorante | Classe 43 | Servizi di ristorazione (alimentazione) |
Aprire un CAF | Classi 35 e 45 | Gestione, organizzazione e amministrazione aziendale, servizi giuridici |
Aprire un food truck | Classe 43 | Servizi di ristorazione (alimentazione) |
Aprire una gelateria | Classe 43 | Servizi di ristorazione (alimentazione) |
Aprire un autonoleggio | Classe 39 | Trasporto |
Aprire un centro estetico | Classe 44 | Cure d'igiene e di bellezza per l'uomo o per gli animali |
Aprire un’azienda agricola | Classe 31 | Prodotti dell'agricoltura, dell'acquacoltura, orticoli e forestali allo stato grezzo e non trasformati |
Aprire un allevamento di lumache | Classe 31 | Animali vivi |
Aprire un asilo per cani | Classe 43 | Alloggi temporanei |
Aprire una pensione per cani | Classe 43 | Alloggi temporanei |
Procedura per registrare un marchio
La procedura di registrazione di un nuovo marchio cambia in base al territorio in cui produrrà i propri effetti. Si seguono procedimenti differenti a seconda che la validità del marchio sia circoscritta all’Italia o si estenda nel resto dell’Unione europea o su scala internazionale. Nei prossimi paragrafi illustreremo il procedimento da seguire nelle varie ipotesi.
La registrazione di un marchio in Italia è un’operazione che può essere svolta in autonomia direttamente dal soggetto interessato. Vediamo nello specifico come procedere.
Dove si registra un marchio in Italia?
È possibile registrare un marchio da soli online attraverso l’apposita sezione del sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o di persona presso ogni Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Quali documenti sono necessari per la registrazione del marchio?
Per registrare un marchio in Italia sia online che di persona presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura occorrono:
- Modulo MA-RI;
- foglio A4 con la raffigurazione del marchio;
- documenti d’identità del richiedente;
- marche da bollo;
- bollettino postale;
- eventuali dichiarazioni di priorità.
Nella domanda di registrazione occorre indicare per quali categorie della Classificazione di Nizza si desidera ottenere la protezione del marchio e fornire una breve descrizione dello stesso.
Qual è l’iter da seguire per registrare un marchio in Italia?
La procedura da seguire è la seguente:
- Accedere al sito dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 19:00.
- Effettuare la registrazione al portale. Si segnala che è richiesta la firma digitale.
- Cliccare sulla voce di deposito domande e istanze.
- Selezionare il deposito di un marchio d'impresa.
- Indicare i dati relativi al marchio che si desidera registrare.
- Provvedere al pagamento delle tasse dovute e della marca da bollo mediante PagoPA.
- Inviare la richiesta.
Qualora si fosse sprovvisti della firma digitale, ci si può recare personalmente presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura più vicina e compilare la domanda di registrazione del marchio mediante gli appositi moduli cartacei.
Come registrare un marchio e logo?
Se il tuo brand si identifica con un logo specifico, è opportuno registrarli insieme come marchio misto. Così facendo, sia il nome che l’immagine saranno sottoposti a piena tutela legale.
Puoi anche registrare il logo da solo, come marchio figurativo puro, per tutelare l'elemento grafico indipendentemente dal nome. Registrare separatamente il nome e il logo comporta un investimento più sostanzioso ma consente di massimizzare la tutela e i benefici.
Come registrare un marchio dell'Unione Europea
Per estendere la validità della tutela del marchio d’impresa al territorio europeo occorre seguire una procedura simile a quella appena illustrata sul portale dell’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), l’organismo preposto alla gestione dei marchi per il mercato interno dell'Unione europea, con sede in Spagna nella città di Alicante.
Una volta ultimata la procedura di registrazione, la tutela del marchio supera i confini nazionali e si estende a tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
L’operazione comporta costi maggiori rispetto alla registrazione di un marchio in Italia, ma le tempistiche sono tendenzialmente più celeri.
Cosa sono i Fondi Europei per la registrazione del marchio?
A chi desidera tutelare il proprio marchio a livello europeo sono riservati specifici incentivi economici. Si tratta dei Fondi Europei PMI per la registrazione del marchio messi a disposizione dall’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) con la collaborazione della Commissione Europea, al fine di ridurre i costi relativi alle tasse applicate sulla procedura di registrazione.
Come registrare un marchio internazionale
Chi prevede di operare oltre i confini europei è tenuto a registrare un marchio che sia valido a livello internazionale nei Paesi aderenti al sistema del marchio internazionale. Non c’è, però, una procedura standard universalmente valida in tutto il mondo. Ogni Paese prevede regole, tempistiche e costi specifici.
Il Sistema di Madrid, gestito dalla World Intellectual Property Organization (WIPO) permette di presentare un'unica domanda per tutelare il proprio marchio nei Paesi che aderiscono al sistema del marchio internazionale. Tuttavia, ogni Paese ha la facoltà di approvare o respingere l’istanza a seconda del proprio regolamento interno.
Registrazione di un marchio in Cina
In Cina la registrazione dei marchi avviene presso la China National Intellectual Property Administration (CNIPA), attenendosi al principio del first-to-file. In sostanza, chi registra per primo un marchio ne diventa il titolare. Si raccomanda di fare attenzione che il nome sia tradotto correttamente in cinese.
Registrazione del marchio negli Stati Uniti
Negli Stati Uniti i marchi si registrano presso l’United States Patent and Trademark Office (USPTO). Il sistema in questo caso si basa sul principio del first-to-use, secondo il quale chi usa per primo un marchio, anche prima della registrazione, ha diritto di diventarne titolare.
Per registrare il marchio è necessario dimostrare che sia effettivamente in uso, fornendo un apposito statement of use, letteralmente “dichiarazione d’uso”, in assenza del quale non è possibile procedere con l’operazione.
Quanto costa registrare un marchio in Italia e all’estero?
I costi relativi alla registrazione di un marchio possono variare anche significativamente in base a:
- area di validità del marchio;
- classi merceologiche da coprire.
Per registrare un marchio in Italia occorre provvedere al pagamento dell’imposta di bollo, delle tasse di concessione governativa e dei diritti di segreteria, a cui aggiungere la parcella del professionista a cui eventualmente ci si affida per la gestione della pratica. Orientativamente, registrare un marchio nel nostro Paese comporta un esborso di circa 200 €.
Come accennato, i costi per la registrazione di marchi nell'Unione europea sono tendenzialmente più elevati, sui 1.000 € circa. I costi relativi alla registrazione di marchi internazionali variano da Paese a Paese.
Quanto tempo ci vuole per registrare un marchio?
Nel nostro Paese la registrazione di un marchio richiede 6-8 mesi a partire dalla presentazione della domanda online o presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
L'iter di approvazione può estendersi ulteriormente in caso di contestazioni da parte di soggetti terzi, che potrebbero rendere necessarie verifiche e operazioni aggiuntive.
La registrazione di un marchio ha validità di 10 anni a partire dalla data in cui viene depositata la domanda.
Cosa fare dopo la registrazione del marchio?
In seguito alla registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o altri enti preposti è possibile apporre a lato del marchio il simbolo ®, che, per l’appunto, significa “registered”, registrato. Si segnala che l'uso improprio del simbolo può comportare pesanti sanzioni.
La sigla TM, “trademark”, indica, invece, che il marchio sia stato depositato, ma non sia ancora ufficialmente registrato. Si evince, pertanto, che l’uso di tale sigla sia consentito anche prima che l’iter di registrazione sia concluso.
Cosa fare se soggetti terzi utilizzano il marchio registrato?
L’uso non autorizzato di un marchio per sfruttarne la notorietà è a tutti gli effetti considerato un atto di contraffazione. Pertanto, sarà sufficiente mostrare il certificato rilasciato dall’ente presso cui il marchio è stato registrato per essere legittimati a richiedere la cessazione della condotta di contraffazione.
FAQ
Posso registrare il mio nome o cognome come marchio?
Sì, puoi registrare il tuo nome e cognome come marchio purché venga soddisfatto il requisito della capacità distintiva.
È obbligatorio registrare e depositare un marchio per operare a livello internazionale?
No, non è obbligatorio registrare un marchio per operare a livello internazionale ma è fortemente consigliato. La registrazione del marchio offre tutela legale in caso di contraffazione e usi non autorizzati.
Bisogna necessariamente avere la partita IVA per registrare un marchio?
No, la registrazione di un marchio può essere richiesta anche da chi non risulta essere titolare di partita IVA.
È possibile modificare il marchio dopo aver presentato la domanda di registrazione?
No, dopo aver presentato la domanda di registrazione non è consentito modificare la grafica e non si possono aumentare le classi merceologiche.
Come faccio a sapere se un marchio è già stato registrato?
Per sapere se un marchio è già stato registrato puoi consultare i registri dell'UIBM, dell’EUIPO e della WIPO rispettivamente per i marchi italiani, UE e internazionali.
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